TSUE zakwestionował nawiązujący do mafii znak towarowy restauracji

W 2006 r. hiszpańska firma La Honorable Hermandad (zastąpiona przez La Mafia Franchises) złożyła wniosek do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację znaku towarowego, między innymi w odniesieniu do usług gastronomicznych. Nazwa rejestrowanego znaku to "La Mafia se sienta a la mesa".

W 2015 r. Włochy złożyły do wniosek o unieważnienie tego znaku towarowego w odniesieniu do powołując się na sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. EUIPO uznał, że znak towarowy "La Mafia se sienta a la mesa" wyraźnie promuje organizację przestępczą znaną jako mafia, a ponadto, że znak ten jest wyrazem błahości i trywializuje element słowny "la mafia", a tym samym zniekształcając poważne konotacje tego słowa.

Ponieważ decyzja EUIPO nie usatysfakcjonowała La Mafia Franchises, wniosła ona skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności tej decyzji przed sądem. W swoim wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę hiszpańskiej firmy i potwierdził decyzję EUIPO.

Sąd podkreślił, że element słowny "la mafia" jest elementem dominującym znaku hiszpańskiej firmy i jest znany na całym świecie jako odnoszący się do organizacji przestępczej, która ucieka się, m.in. do zastraszania, przemocy fizycznej i zabójstw, handlu narkotykami, bronią, czy prania brudnych pieniędzy. Według Trybunału Sprawiedliwości, te działania przestępcze naruszają wartości, na których opiera się UE, a w szczególności niepodzielne wartości poszanowania godności i wolności człowieka.

Sąd dodał, że słowo "la mafia" ma we Włoszech głęboko negatywne konotacje, z powodu poważnych krzywd wyrządzanych przez tę organizację przestępczą. Trybunał potwierdził zatem, że słowo "la mafia" w sposób oczywisty większości ludzi przywodzi na myśl nazwę organizacji przestępczej odpowiedzialnej za szczególnie poważne naruszenia porządku publicznego.

Sąd stwierdził ponadto, po pierwsze, że okoliczność, iż La Mafia Franchises zamierzała dokonać rejestracji znaku towarowego "La Mafia se sienta a la mesa" w nawiązaniu do serii filmów "Ojciec chrzestny", a nie celu zaszokowania czy przyciągnięcia rozgłosu, nie ma znaczenia dla negatywnego postrzegania znaku towarowego przez odbiorców.Zdaniem sądu, to czy nazwa nawiązuje do słynnego film, czy do prawdziwej organizacji przestępczej jest nieistotne przy ocenie, czy znak towarowy jest sprzeczny z porządkiem publicznym. Okoliczność, że istnieje wiele książek i filmów na temat mafii w żaden sposób nie zmienia percepcji szkody wyrządzonej przez tę organizację.

Wreszcie, Sąd zgodził się z twierdzeniem EUIPO i włoskich władz, że analiza związku elementu słownego "la mafia" ze zdaniem "se sienta a la mesa".
(co oznacza "zajmuje miejsce przy stole" w języku hiszpańskim), i czerwona róża może oznaczać tworzenie pozytywnych skojarzeń z działalnością mafijną i prowadzić do trywializowania postrzegania działalności przestępczej prowadzonej przez tę organizację.

Sąd doszedł do wniosku, że znak towarowy "La Mafia se sienta a la mesa" odnosi się do prawa karnego, buduje globalny pozytywny wizerunek tej organizacji i banalizuje poważne szkody, jakie organizacja ta wyrządza podstawowym wartościom UE.